第二节  企业专利法律实务

 知识点一、专利与专利权 （常考点）

1、专利权的特征

（1）独占性；（2）地域性；（3）时间性。

注意：我国专利法规定发明专利的保护期限是20年，实用新型和外观设计专利的保护期限是10年，均自申请之日起计算。

2、专利法保护的客体

（1）发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。即发明是一项新的技术解决方案；发明可以是产品发明，也可以是方法发明。

（2）实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。与发明专利相比，实用新型专利只限于具有一定形状和结构的产品，其创造性比发明要求低，故通常又被称为“小发明”。在其审查授权方面，只进行初步审查，不经过实质审查。

（3）外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。

【例题•多选题】实用新型是指对（  ）所提出的适于实用的新的技术方案。（2011年）

a．产品的形状             b．产品的构造

c．产品形状与构造的结合   d．产品的图案

答案：abc

3、国防专利

（1）国防专利必须涉及国防利益，或者目前虽没有直接用于国防建设，但对国防建设具有潜在作用；

（2）国防专利的技术内容必须是保密的；

（3）国防专利只有发明专利一种类型。国防专利权的保护期限为20年，自申请日起计算。12

知识点二、授予专利权的条件 （轮换考点）

 （一）形式要件

1、《专利法》规定：申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书

及其摘要和权利要求书等文件，必要时应当有附图；

2、申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。

3、必要时专利申请人还需要提交其他文件，如代理人委托书、优先权证明、不丧失新颖性证明、提前公开请求书等。

（二）实质要件

1、发明和实用新型的实质要件

 《专利法》规定：授予专利权的发明和实用新型，与现有技术相比，应当具备新颖性、创造性和实用性。

（1）新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

注意：《专利法》还规定了不丧失新颖性的公开，即申请专利的发明创造在申请日以前6个月内有下列情况之一的，不丧失新颖性：

（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

【例题•多选题】甲于2008年8月1日向国家知识产权局提出一个关于吸尘器的发明专利申请。在甲申请专利之前发生的下列事实中，不会影响甲专利申请新颖性的有（ ）。

a、2008年3月15日，甲在中国政府主办的一个国际展览会上首次展出了这种吸尘器

b、2008年4月10日，应当承担保密义务的工作人员乙，未经甲同意擅自在一个学术会议上公布了该发明

c、2008年5月12日，甲在国家商务部组织召开的一个技术会议上首次发表了介绍该发明的演讲

d、2008年6月18日，甲在某国际性学术刊物上首次刊登了介绍该发明的学术论文

答案：abc

解析：申请专利的发明创造在申请日以前6个月内，有下列情形之一者，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会议义上首次展出的；（2）在国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄漏其内容的。

（2）创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进

步，该实用新型具有实质性特点和进步。

（3）实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并能产生积极效果。

 2、外观设计的实质要件

《专利法》规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计。现有设计是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

 提示：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

3、属于禁止授予专利权的范围

（1）专利法规定，对科学发现、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动物和植物品种、用原子核变换方法获得的物质以及对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不予保护；

注意：但对于动物和植物产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

（2）专利法还规定，对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，以及对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

【例题•多选题】根据专利法律制度的规定，下列各项中，不能授予专利权的有（    ）。

a、医疗器械                b、主要起标识作用的平面设计

c、动植物新品种的培育方法  d、智力活动的规则

答案：bd

知识点三、专利的申请程序 （轮换考点）

（一）专利申请原则

 1、单一性原则

 2、先申请原则

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

3、国民待遇原则

4、优先权原则

按照《巴黎公约》的规定，优先权原则是指申请人在某一成员国内提出专申请后，又在规定期限内，就相同主题向其他成员国提出申请的，可以享受优先权，以首次申请的申请日作为后续申请的申请日。

（二）专利申请文件

1、发明与实用新型专利的申请文件

（1）请求书。请求书中主要包括：发明名称、发明人、申请人、专利代理机构、申请人或者代理机构的签章，以及要求优先权的，应当注明的有关事项。

（2）说明书。主要包括下列内容：①技术领域；②背景技术；③发明内容；④附图说明；⑤具体实施方式。

（3）权利要求书。

（4）说明书摘要。说明书摘要可以包含最能说明发明的化学式；有附图的专利申请，还应当提供一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的附图。

2、外观设计专利的申请文件

（1）外观设计专利请求书。

（2）图片或者照片。向国务院专利行政部门提交的外观设计图片或者照片，不得小于3厘米×8厘米，不得大于15厘米×22厘米。同时请求保护色彩的外观设计专利申请，应当提交彩色图片或者照片。

（3）应当写明对外观设计的简要说明。包括该外观设计产品的设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能。

（三）专利申请日和优先权   

1、专利申请日

  国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

2、优先权12

（1）申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内，

或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内，又在中国就相同主

题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际公约，或

者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权（外国优先权）。

（2）申请人就同一发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权（本国优先权）。

注意：申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并在3个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本；如果未提交书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本，即视为未要求优先权。

3、专利申请的撤回和修改

（1）申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请；

（2）对发明或者实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；

（3）对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

（四）发明专利申请的审查和授权

   《专利法》规定，对于发明专利申请要进行初步审查和实质审查，并采取早期公开、延迟审查制。对于实用新型和外观设计专利申请，只进行初步审查，不进行实质审查。

1、发明专利申请的申请审批程序

（1）受理与初步审查。

（2）公布申请。

《专利法》第34条规定：“国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满18个月，即行公布。

提示：国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

（3）实质审查。

    发明专利申请自申请日起3年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查

的，该申请即被视为撤回。

注意：国务院专利行政部门认为必要的时候可以自行对发明专利申请进行实质审查。

（4）专利的授权和登记。

    国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。期满未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

2、实用新型和外观设计专利申请的审查和授权

   实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

3、专利审批中的复审程序

  国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利复审委员会一般由3～5人组成合议组，对复审案件进行审查，采取公开、听证、合议的方式进行。

（1）提出复审请求。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内，向专利复审委员会请求复审。

 注意：请求复审的请求人必须是被驳回专利申请的申请人。向专利复审委员会请求复审的，应当提交复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据。

（2）做出复审决定。

（3）复审的法律效力。当事人对专利复审委员会的决定不服，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。

知识点四、专利权的内容 （轮换考点）

 1、专利实施许可权和专利转让权

（1）任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

（2）早期公布期间的临时保护权。发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

（3）专利权人有权转让其专利申请权和专利权，但必须订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由其予以公告。专利申请权和专利权的转让自登记之日起生效。

2、专利标记权

  发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号。

3、共有的专利申请权或者专利权的行使

（1）专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。

（2）没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。

注意：除前述规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

（补充相关知识点）

（一）发明人或者设计人

1、发明人、设计人一定只能是自然人，而且自然人的创造行为性质上只是一种事实行为不是法律行为。

2、发明人和设计人的认定不受民事行为能力的限制，所以限制行为能力人、无民事行为能力人也可以进行发明创造活动。

3、发明人直接参加发明活动，对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。

注意：以下三种人不能被确定为发明人或者设计人：

（1）负责组织工作人；

（2）为物质技术条件的利用提供方便的人；

（3）从事其他辅助性工作的人，均不是发明人或设计人。

（二）职务发明创造的单位

1、在本职工作中作出的发明创造。

2、履行本单位交付的任务所作出的发明创造。

3、退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

4、主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。其中的“本单位物质技术条件”是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等。

注意：（1）利用本单位的物质技术条件完成的发明创造，单位与发明人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定 。

（2）职务发明创造，申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。职务发明创造的发明人、设计人享有署名权，

（3）合作开发完成的发明创造，除当事人另有约定的除外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。

（4）委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的除外，申请专利的权利属于研究开发人；

（5）根据《合同法》第326条的规定，法人或者其他组织转让职务发明创造时，职务发明创造的完成人享有以同等条件优先受让的权利。

【例题•多选题】根据我国专利法，执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指(   )。 （2011年）

a．在本职工作中作出的发明创造

b．履行本单位交给的本职工作之外的任务所作出的发明创造

c．调动工作后一年后作出的，与在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造

d．退职、退休后一年内作出的，与在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造

答案：abd

（一）专利实施强制许可的种类

1、专利权人自专利权被授予之日起满3年，且自提出专利申请之日起满4年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；

2、专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

3、一项取得专利权的发明或者实用新型比以前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

注意：在依照前述规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。

4、在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

5、为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

6、强制许可涉及的发明创造为半导体技术的，其实施限于公共利益的目的和《专利法》第48条第2项规定的情形，即专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响而给予强制许可。

（二）强制许可受益人的权利限制与义务

1、取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施。

2、取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。

（三）强制许可的行政诉讼

    如果专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服，或者专

利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。

【例题•单选题】根据专利法的规定，下列各项关于外观设计专利申请及专利权的表述中，不正确的是(    )。

a、外观设计专利申请应当与产品结合 b、外观设计专利申请不进行实质审查

c、外观设计专利权可以被强制许可   d、外观设计专利权的保护期为10年

答案：c

解析：本题考核外观设计专利的申请和专利权。根据规定，外观设计是产品的外观设计，必须与产品相结合；因此选项a表述正确，不选。实用新型和外观设计专利申请都不进行实质审查，因此选项b表述正确，不选。外观设计保护期是10年，自申请日起算，因此选项d表述正确，不选。发明和实用新型专利可以被强制许可，外观设计不能被强制许可，因此选项c表述错误，当选。

知识点六、专利权行使的限制 （常考点）

1、不视为侵犯专利权的几种情况

（1）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不构成专利侵权行为（专利权用尽）。

（2）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不构成专利侵权行为（在先使用）。

（3）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际公约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的，不构成专利侵权行为。

（4）专为科学研究和实验而使用有关专利的，不构成专利侵权行为。

（5）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不构成专利侵权行为。

2、善意第三人免责规定

为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

知识点七、专利权的期限、终止与无效 （常考点）

（一）专种权的期限

1、发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。

2、专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。

（二）专利权的无效

  1、请求宣告专利权无效的理由：

（1）不符合授予专利权条件的发明创造；

（2）违反法律的发明创造；

（3）不属于授予专利权的法定领域。

2、请求宣告专利权无效的程序

（1）提出专利权无效宣告的请求书。提出的方法有两种：①直接向专利复审委员会提出这种请求；②在专利权人提出侵权诉讼时，被告人可根据事实提出专利权无效作为反诉，请求法院中止侵权诉讼。

注意：无效宣告请求书应包括以下内容：请求宣告无效的专利权的专利号、发明创造的名称以及专利公告的日期；请求宣告专利权无效的范围和理由；说明是否已在人民法院提起侵权诉讼。

 （2）在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。

 3、专利权无效宣告的效力     

（1）对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”

【例题•单选题】请求宣告专利权无效的法定时间是专利授权后（  ）。（2009年）

a、3个月内   b、12个月内   c、18个月内    d、任何时候

答案：d

解析：根据专利法的有关规定，请求宣告专利权无效的起始时间，为授予专利权的公告之日。请求宣告专利权无效是《专利法》给其他人提供的一种通过专利局复审委员会中的审理程序来溯及以往的消除专利权实质性错误的途径，它在时间上是没有限制的。

（2）宣告无效的专利权视为自始即不存在。

     宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院做出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。

提示：（1）但是因专利权人的恶意给他人造成损失的，应当给予赔偿；（2）根据上述规定，不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或部分返还。

知识点八、专利权的保护 （常考点）

（一）专利权的保护范围

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求；外观设计专利权的保护范围以表示在图片中的该外观设计专利产品为准。

（二）专利侵权行为的判断

1、未经专利权人许可，实施其专利的行为

具体方法包括制造、使用、销售、许诺销售以及进口。但实际上根据专利产品类型的不同，其保护是不同的：对于发明和实用新型专利，制造、使用、销售、许诺销售和进口都在保护范围内；而对于外观设计只有四种，即制造、许诺销售、销售和进口，不包括使用。

【例题•单选题】甲公司2009年5月14日获得一项外观设计专利，乙公司未经许可，以生产经营目的制造该专利产品。丙公司未经甲公司许可，以生产经营目的所为的下列行为中，不构成侵权行为的是(    )。

a、使用乙公司制造的该专利产品b、销售乙公司制造的该专利产品

c、进口乙公司制造的该专利产品d、许诺销售乙公司制造的该专利产品

答案：a

解析：本题考核不视为侵犯专利权的行为。根据规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。因此，丙公司未经甲公司许可，以生产经营目的使用乙公司 制造的该专利产品，不构成侵权行为。a选项的说法是正确。

2、假冒他人专利的行为

3、以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的行为

（1）制造或者销售标有专利标志的非专利产品

（2）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件

（三）专利权的行政保护

    未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人

协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以直接向人民

法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门进行处理。

 1、专利权行政保护的管辖及权限

    当事人请求管理专利工作的部门进行处理或者调解专利纠纷的，由被请求人

所在地或者侵权行为地的管理专利工作的部门管辖。

 2、专利权的海关保护

（1）自海关总署准予备案之日起，专利权海关保护备案生效，有效期为10年。

专利权海关保护备案有效期届满的，如果专利权继续有效，专利权人可以申请续

展备案。续展的申请，应当在有效期届满前6个月内提出。每次续展备案的有效

期也是l0年。

（2）根据《知识产权海关保护条例》的相关规定，扣留侵权嫌疑货物必须要由专利权人提出申请，海关不得主动扣留。

（四）专利权的司法保护

1、根据侵权的实际情况确定管辖法院

   专利纠纷第一审案件，由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。

2、专利权侵权诉讼适用的几个原则

（1）公知技术抗辩原则。

（2）技术特征覆盖原则。

（3）等同原则。

（4）禁反言原则。

【例题•多选题】在专利侵权诉讼中，诉讼当事人和人民法院通常会引用或者适用的原则除了公知技术抗辩原则外，还包括（  ）。（2009年）

a、技术特征覆盖原则   b、等同原则

c、禁反言原则         d、举证责任倒置原则

答案：abc

（五）侵犯专利权赔偿数额的确定

 1、按照权利人损失计算

    权利人的损失一般可以通过专利产品销售量减少的数量乘以每件专利产品的合理利润计算得到。

2、按照侵权人获利计算

3、参照专利许可使用费的倍数合理确定赔偿数额   

    在被侵权人的损失或侵权人获得的利益难以确定的情况下，有专利许可使用

费可以参照的，根据具体情况，参照该许可使用费的2—3倍确定赔偿数额。

（六）关于诉讼时效

1、侵犯专利权的诉讼时效为2年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

2、发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为2年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前已经得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。